Forse non tutti sanno che la domanda di registrazione di un marchio di impresa, può essere presentata anche a nome di due o più persone, siano esse persone fisiche o giuridiche.

L’articolo 6 del Codice Italiano della Proprietà Industriale, in sintonia con la normativa comunitaria, prevede infatti la facoltà per più soggetti di essere titolari dello stesso marchio. Nello specifico, la norma poc’anzi citata detta la disciplina della contitolarità prevedendo che: “Se un diritto di proprietà industriale appartiene a più soggetti, le facoltà relative sono regolate, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni del codice civile relative alla comunione in quanto compatibili”.

Al pari dei marchi nazionali anche la normativa comunitaria prevede la possibilità di registrare un marchio d’impresa in capo ad una pluralità di soggetti. Tale facoltà è infatti  disciplinata dall’articolo 19, del Regolamento 2017/1001 che al paragrafo 3 prevede l’ipotesi per la quale “più persone possono essere iscritte nel registro dei marchi UE come contitolari”.

Tuttavia, dalla contitolarità del marchio derivano alcune problematiche afferenti a due profili specifici: la tutela del consumatore e l’estensione comunitaria o internazionale del marchio registrato in Italia.

Per ciò che concerne il primo ordine di criticità, la normativa codicistica dispone che dalla contitolarità non debba derivare alcun inganno per il pubblico. Infatti, è noto che utilizzi difformi del marchio da parte dei diversi titolari potrebbero creare distorsioni informative nell’immaginario del pubblico di riferimento. Ne è un esempio lampante l’ipotesi di più titolari di uno stesso marchio che immettano sul mercato prodotti qualitativamente diversi.

L’ordinamento italiano sanziona gravemente questo tipo di ipotesi e basterà qui ricordare che qualora tale “inganno” si dovesse verificare, potrà trovare applicazione l’articolo 14, comma 2 del Codice Italiano della Proprietà Industriale che prevede la decadenza del marchio per ingannevolezza sopravvenuta.

Il secondo ordine di criticità è, invece, relativo alla registrazione comunitaria e internazionale di un marchio identico ad un marchio italiano in comunione e alla potenziale estensione della contitolarità.

Ma procediamo con ordine. Qualora il contitolare di un marchio italiano volesse esercitare la propria attività in uno stato estero, avvalendosi del marchio italiano, potrà registrarlo esclusivamente a suo nome nel paese estero.

Tale disciplina, tuttavia, incorre in una serie di limiti nel momento in cui il contitolare volesse registrare a proprio nome, non un marchio nazionale in un paese terzo il marchio, bensì un marchio comunitario o un marchio internazionale. In tal caso, infatti, si arriverebbe al risultato assurdo per cui il marchio italiano avrebbe come titolari alcuni soggetti mentre lo stesso marchio, una volta divenuto comunitario, ne avrebbe di altri. In sintesi, tale situazione genererebbe due marchi tra loro identici, entrambi validi in Italia, ma con titolari diversi

In tal caso, dunque, il contitolare che avesse registrato a proprio nome il marchio comunitario potrebbe vedersi costretto a cedere agli altri contitolari -che ne abbiano fatto richiesta all’autorità giudiziaria- la quota del marchio comunitario che ecceda la sua quota di titolarità del marchio italiano.

Quanto appena detto non trova invece applicazione in quegli Stati esteri in cui siano state depositate autonome domande di marchi nazionali. In questo caso infatti, essendo queste le domande del tutto autonome rispetto al marchio italiano, si applica il principio generale di non estensione della contitolarità.

MepLaw