Gli effetti sui marchi europei a seguito della fine del periodo di transizione della Brexit

Dal 31 dicembre 2020 sono avvenuti notevoli cambiamenti per quel che concerne i marchi europei nonché i disegni ed i modelli registrati nell’UE e nel Regno Unito.

A seconda della casistica, si tenterà di analizzare quanto abbia modificato la situazione l’entrata in vigore della Brexit, sia sui marchi europei già registrati, sia sulle domande depositate ed in attesa di accettazione.

Marchi Europei registrati prima del 31 dicembre 2020

A partire dal 1 ° gennaio 2021 – per ogni registrazione di un marchio dell’UE (MUE) in vigore al 31 dicembre 2020 –   l’Ufficio per la Proprietà Intellettuale del Regno Unito (UKIPO) ha iniziato a creare un marchio “clone” (cd. “comparable UK trademarks”) valido per l’UK ed avente gli stessi diritti del marchio EU.

In particolare, il marchio clonato:

• Verrà pubblicato nel registro dei marchi del Regno Unito come un marchio autonomo.
• Avrà lo stesso status legale di un marchio UK, proprio come se fosse stato richiesto e registrato ai sensi della legge del Regno Unito.
• Potrà mantenere la data di deposito del marchio originario dell’Unione Europea.

E’ bene notare sin da ora che, essendo il marchio “clone” un marchio autonomo, potrà essere  assegnato, concesso in licenza, rinnovato o ancora contestato separatamente rispetto al suo “genitore” europeo. Lo stesso varrà per la procedura di rinnovo del marchio, in questo caso il titolare o il suo rappresentante dovranno effettuare la richiesta direttamente all’UKIPO.

Ad ogni modo, verrà fatta salva la possibilità per il titolare del marchio di diritto inglese, sempre che non abbia già utilizzato la registrazione nel Regno Unito, di rinunciare alla registrazione “clone” con conseguente cancellazione della stessa.

Per ciò che concerne le procedure amministrative, l’UKIPO non emetterà alcun certificato di registrazione per i diritti analoghi nel Regno Unito, né in formato cartaceo né elettronico, tuttavia i dettagli dei nuovi diritti saranno pubblicati sul database ufficiale. Inoltre, per la creazione dei marchi equivalenti, i titolari del marchio UE già registrato non dovranno affrontare spese aggiuntive né pagare alcuna tassa.

Da ultimo, una nota tecnica: al fine di mantenere una numerazione coerente con quella già assegnata ai marchi europei, l’UKIPO ha previsto che i nuovi marchi manterranno le ultime otto cifre dei numeri di registrazione (UE) già esistenti, a tale numero, verrà semplicemente aggiunto il prefisso “UK009”.

Marchi EU depositati prima del 31 dicembre 2020 ma registrati successivamente.

Per le domande di marchio dell’Unione europea (quindi già depositate, ma ancora pendenti) in attesa di essere registrate al 1 gennaio 2021, è previsto un periodo di nove mesi (in scadenza il 30 settembre 2021) per permettere al titolare di depositare una “domanda equivalente”, in questo modo il titolare avrà la facoltà di rivendicare il deposito del MUE e per tale effetto mantenere la data di deposito dello stesso.

Tuttavia, in questo caso, la retroattività del deposito sarà subordinata ad alcune condizioni.

In primo luogo il titolare del marchio UE dovrà pagare la normale tassa di deposito richiesta dall’Ufficio UK in base al numero di classi merceologiche prescelte. In secondo luogo, i dati del marchio inglese dovranno essere identici rispetto a quelli forniti in sede di deposito del marchio europeo; pertanto non potrà essere apportata alcuna modifica né al marchio né alle classi di prodotti o servizi.

Una volta depositata la domanda, questa verrà considerata a tutti gli effetti come un deposito nazionale e come tale esaminato secondo le normali procedure dell’Ufficio, così come previste dalla normativa inglese. All’esito positivo di tali procedure sarà rilasciato un certificato di registrazione  separato rispetto al certificato di registrazione dell’Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale.

Di contro, nell’eventualità in cui la domanda venisse depositata dopo il 30 settembre 2021, il marchio UK avrà una propria data di deposito e non potrà godere della priorità o preesistenza eventualmente rivendicate dal marchio UE.

Concludendo, in considerazione del fatto che una domanda attualmente pendente presso l’EUIPO non otterrebbe automaticamente il titolo di marchio del Regno Unito, si consiglia di presentare entro il 30 settembre 2021 anche una domanda corrispondente, al fine di tutelare il proprio marchio. Quanto detto è tanto più importante se si considera il Regno Unito un mercato chiave per la propria attività.

MepLaw